兼容和再生耗材常见商标纠纷及其对策

随着OEM企业在中国商标维权力度的加大，国内越来越多的兼容和再生耗材企业已经或者将可能面临商标纠纷问题。尤其是最近以来，智专公司频频接到企业的告急求助，多家企业、多批兼容和再生耗材因为涉嫌侵犯OEM商标而被工商管理部门或者海关扣留，这已经成为兼容和再生耗材企业当前遇到的主要困难之一。

就兼容和再生耗材行业来说，其问题的根本在于：为了说明兼容和再生耗材适用的机器型号，必然要引用OEM的机器型号，即不得不引用OEM的商标标识，而对于引用OEM的商标标识是否属于商标侵权行为，虽然有相关法律规定，但鉴于法律规定的原则性，在侵权的判定上存在着一定的主观性和复杂性。

智专公司处理了大量的商标纠纷案件，其中涉及工商管理部门、质量技术监督管理部门、海关等等，同时也为很多企业的包装设计提供了法律意见，通过长期的实践，积累了大量丰富的经验，期望通过本期“智专说法”将经验与行业分享。

商标的保护

根据我国商标法的规定，商标是商品生产者、服务提供者为使自己生产销售的商品、提供的服务与他人生产销售的同类商品和服务区别开来，而使用在商品或其包装上的标记。商标的目的在于区分不同的生产者、销售者以及服务提供者，这是商标法为注册商标提供保护的出发点。为此商标法禁止他人在相同和相似商品或服务上使用相同或相近似的商标，这是商标法赋予商标专用权人的独占性质的使用权。为维护商标权人的合法利益，对于如何认定商标侵权，目前中国已经有比较明确的法律规定，中华人民共和国商标法第五十二条规定，有下列行为之一的，属侵犯注册商标专用权：

（一）未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的；

（二）销售侵犯注册商标专用权的商品的；

（三）伪造、擅自制造他人注册商标标识或者销售伪造、擅自制造的注册商标标识的；

（四）未经商标注册人同意，更换其注册商标并将该更换商标的商品又投入市场的；

（五）给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

根据商标法实施条例第五十条规定，有下列行为之一的，属于商标法第五十二条第（五）项所称侵犯注册商标专用权的行为：

（一）在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的；

（二）故意为侵犯他人注册商标专用权行为提供仓储、运输、邮寄、隐匿等便利条件的。

另一方面，商标法第五十一条规定，注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

根据以上规定，注册商标的专用权可以得到保护，但另一方面，注册商标专用权的保护范围不能无限扩大，只能以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

合法引用OEM商标标识的法律依据

以上法律条款对于如何认定商标侵权做了比较明确的规定，商标权人的合法权益得到了充分的保护，但商标所有人不能因此禁止他人对商标的合理使用，不能因此垄断市场。

比如在兼容和再生耗材行业，企业为了向消费者说明产品的应用设备和型号，必然要说明性地引用有关产品应用设备公司的商标。比如在包装上说明“兼容机器型号列表”、“Compatible Ribbon For”等等，显然这是一种善意的行为，对此，中国商标法实施条例第四十九条明确规定，注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。法院在司法实践中也认可指示性使用为合理使用。

纠纷焦点

通过以上的分析可知，商标权在中国得到了全面的保护，同时以适当方式引用OEM标识也属合法行为。但是为什么实际中又有很多的商标纠纷案产生呢？

根据中国商标法实施条例规定，禁止在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众。因此，从法律上来说，兼容和再生耗材的包装即使是善意的引用OEM商标标识，如果使用不当，也会涉嫌侵犯商标专用权。因此，要特别提醒兼容耗材企业注意，兼容和再生耗材产品的包装上，OEM商标标识不能突出显示，一定要突出自己的商标标识，仅仅是说明性地描述OEM的品牌或型号。

纠纷解决途径

国内市场上，工商管理部门经常会对涉嫌侵犯OEM商标的兼容和再生耗材进行扣押，此时从法律状态来说仅仅是涉嫌，工商管理部门还没有对事实进行认定，因此涉案企业要尽量向有关部门提交书面答辩，以便有关部门及时、准确的对事实进行客观的认定。实践中，智专公司曾帮助有关涉案企业经过向工商管理部门解释，问题得到了圆满的解决，这样，既维护了自己的合法权益，也避免了后续程序中需要耗费的时间和费用。当通过向工商管理部门进行解释，仍然被认定为商标侵权时，如果涉案企业依然认为其是合理合法的引用OEM商标标识，可以通过行政复议或者司法途径获得救济。

在出口方面，目前，越来越多的企业遇到出口产品被海关扣押的问题，不管处理结果如何，都将给企业的正常运作和客户关系带来影响。根据相关法律规定，海关知识产权保护分以下两种情况：

1、商标权人没有在海关进行知识产权海关备案

根据中华人民共和国知识产权海关保护条例规定，商标权人发现侵权嫌疑货物即将进出口的，可以向货物进出境地海关提出扣留侵权嫌疑货物的申请。商标权人请求海关扣留侵权嫌疑货物的，应当提交申请书及相关证明文件，并提供足以证明侵权事实明显存在的证据。也就是说，如果商标权人没有在海关进行知识产权海关备案，则海关基本上不会主动扣留出口产品。 [page]

2、商标权人已经在海关进行知识产权海关备案

根据中华人民共和国知识产权海关保护条例规定，海关发现进出口货物有侵犯备案知识产权嫌疑的，应当立即书面通知知识产权权利人。知识产权权利人自通知送达之日起3个工作日内依照相关规定提出申请，并依照相关规定提供担保的，海关应当扣留侵权嫌疑货物，书面通知知识产权权利人，并将海关扣留凭单送达收货人或者发货人。知识产权权利人逾期未提出申请或者未提供担保的，海关不得扣留货物。

从以上规定可以看出，如果商标已经进行了海关知识产权备案，则即使商标权人没有向海关提出要求，海关也会主动对出口产品进行检查。

现实中，OEM商标大部分已经在海关进行了知识产权备案，因此目前国内被海关扣留兼容和再生耗材货物大部分是涉嫌侵犯已经海关备案的商标。如遇此情况，涉案企业可以从以下几个方面着手准备：

1、调查涉嫌侵犯的商标是否已经在海关进行知识产权备案。实际中，可能存在虽然商标已经在海关进行知识产权备案，但是被扣押的产品并不属于该商标的核准商品之内的情况。

2、如果的确存在侵权事实，可以通过和商标权人和谈来解决纠纷。

3、如果不存在侵权事实，应及早向海关有关部门提出书面说明，对于事实清楚的案件，往往可以及早解决纠纷，避免不必要的损失。

4、当以上程序都不能解决问题，如果被扣押企业仍然认为并不存在商标侵权的事实，则可以提起行政复议或者行政诉讼。

智专公司对兼容和再生耗材企业的建议

1、善意说明性使用OEM商标标识，在设计包装及其它材料时，其引用OEM商标标识的目的必须仅仅为指示性使用，而不是为了误导消费者该产品和OEM有关联或者合作关系。

2、在整体包装效果上必须突出自己的商标。

3、由于在认定OEM商标标识是否引用适当的判断上比较复杂，因此在产品推出市场前，最好请商标专业律师对包装、说明书等进行风险评估，以避免后续不必要的麻烦。

注：以上意见仅供参考，由于各企业具体情况不同，因此本文不构成对读者的正式法律意见。如需就具体案件进行分析，欢迎发邮件至jackxu@innopat.com.cn进行探讨。