南京东坤科技与戴高楠、镇江亘古电力不正当竞争纠纷案

　　南京东坤科技有限公司与戴高楠、镇江亘古电力科技有限公司、东南大学不正当竞争纠纷案

　　时间：2007-10-10 当事人: 叶炳生、戴高楠、王纪华、易红 法官: 文号:(2007)苏民三终字第0111号

　　江 苏 省 高 级 人 民 法 院

　　民 事 判 决 书

　　(2007)苏民三终字第0111号

　　上诉人(原审被告)南京东坤科技有限公司，住所地江苏省南京市栖霞区龙潭街道龙潭工业园4号。

　　法定代表人叶炳生，该公司总经理。

　　委托代理人郭涛。

　　委托代理人柏尚春，南京苏高专利事务所专利代理人。

　　被上诉人(原审原告)戴高楠。

　　委托代理人程化铭，南京知识律师事务所律师。

　　被上诉人(原审原告)镇江亘古电力科技有限公司，住所地江苏省扬中市新坝镇华威东区。

　　法定代表人王纪华，该公司董事长。

　　委托代理人程化铭，南京知识律师事务所律师。

　　原审被告东南大学，住所地江苏省南京市四牌楼2号。

　　法定代表人易红，该校校长。

　　委托代理人赵会泽。

　　委托代理人芮振华。

　　上诉人南京东坤科技有限公司(以下简称东坤公司)因与被上诉人戴高楠、镇江亘古电力科技有限公司(以下简称亘古公司),原审被告东南大学不正当竞争纠纷一案，不服江苏省南京市中级人民法院(2006)宁民三初字第360号民事判决，向本院提起上诉。本院于2007年7月30日受理后，依法组成合议庭，于2007年9月27日公开开庭审理了本案。上诉人东坤公司委托代理人郭涛、柏尚春，被上诉人戴高楠及委托代理人程化铭、被上诉人亘古公司委托代理人程化铭，原审被告东南大学委托代理人赵会泽、芮振华到庭参加诉讼。本案现已审理终结。

　　戴高楠、亘古公司一审诉称：FCY系列粉料粉位在线监测系统系戴高楠与东南大学合作开发的专利技术成果(专利名称为“燃煤锅炉煤粉仓粉位在线测量装置”)。戴高楠于2005年3月4日以普通实施许可的方式许可亘古公司实施。目前，国内市场只有双方当事人生产涉讼专利产品。东南大学和东坤公司为获取不当利益，在经营过程中，采用篡改专利证书、散布虚假信息的方式，诋毁亘古公司企业声誉，误导客户，进行不正当竞争。具体行为是：1、东南大学和东坤公司在共同印制、散发的宣传册中，篡改涉讼专利的专利证书，用东坤公司的法定代表人叶炳生代替专利权人戴高楠，致使相关公众误以为东南大学和叶炳生是专利权人，亘古公司生产的涉讼产品是侵权产品，严重毁损我方声誉，使许多潜在的客户放弃对我方产品的选择，构成不正当竞争;2、对方当事人不但在东坤公司网站上登载变造的专利证书，而且还登载含有虚假信息的声明。由于市场上无其他生产者，登载的声明非法排除我方的专利权和合法实施专利的权利，损害我方声誉，故请求判令东南大学和东坤公司：1、立即停止不正当竞争行为，收回和销毁侵权宣传册，撤除网站中侵权虚假内容;2、在网站上公开赔礼道歉，内容与原侵权的声明同版面、同大小、同时间长度，以消除影响;3、共同赔偿我方经济损失10万元及支出的合理费用，并承担本案诉讼费。

　　东南大学一审辩称：东南大学是涉讼专利专利权人，有权许可他人实施，且未从事任何侵权和不正当竞争行为，从未与东坤公司共同变造专利证书并印制散发，从未进行涉讼专利产品包括网站的宣传，请求驳回对东南大学的诉讼请求。

　　东坤公司一审辩称：1、戴高楠、亘古公司不具有本案诉讼主体资格。戴高楠系个人，不是市场经营主体，不符合《中华人民共和国反不正当竞争法》(以下简称《反不正当竞争法》)的规定。戴高楠、亘古公司所诉的变造专利证书、发表声明的行为产生的结果与亘古公司无关;2、戴高楠将其与东南大学共有的专利单方许可亘古公司应属无效，且侵犯东南大学的利益;3、亘古公司在其宣传中也存在伪造公章、变造客户使用报告书等行为，我方保留追诉的权利。庭审中，东坤公司还称，其发表的声明系针对市场上的侵权行为，由于客观上不知道戴高楠亦许可他人使用涉讼专利，故该声明并非仅针对对方。

　　一审争议焦点是：1、戴高楠、亘古公司是否具有本案的诉讼主体资格;2、东坤公司宣传册中将涉讼专利证书的专利权人改变为“东南大学(叶炳生)”，以及声明的内容是否构成侵权。

　　一审查明以下事实：

　　1999年11月24日，东坤公司法定代表人叶炳生(时为东南大学老师)就本案涉讼专利技术向国家知识产权局提出发明专利的申请，2000年6月28日公开;2002年1月8日，戴高楠就该专利申请权属向法院起诉，要求确认其为专利共同申请人。经法院审理，确认戴高楠为本专利的共同申请人。2004年10月13日，国家知识产权局对“燃煤锅炉煤粉仓粉位在线测量装置”发明专利作出授权并公告，专利号是99114567.4。由于叶炳生系本专利的职务发明人，该专利的专利权人最终确定为东南大学和戴高楠。

　　2004年2月15日，在涉讼专利取得授权之前，东南大学科技服务中心(以下简称服务中心)与东坤公司签署了“协作议定书”一份，主要内容为：双方根据自己优势和特点，就涉讼的专利产品FCY系列料仓料位监测系统各项工作进行分工，主要包括：1、服务中心负责产品的专利事务管理工作、产品的科技成果管理工作、产品的知识产权保护工作;2、东坤公司负责产品的生产工作、市场推广工作，以及产品的技术支持和技术质量责任，承担产品制造、总装调试、培训售后服务骨干、指导售后服务等工作。东坤公司利用自己销售网络向用户推广专利产品，负责产品销售、市场开发和协调用户关系及信息跟踪等工作。本协议长期有效。同年3月18日，以东南大学知识产权办公室名义签署的授权书将涉讼专利委托叶炳生实施。庭审中，东南大学和东坤公司均明确，在专利授权公告后，该协作议定书和授权继续有效。东南大学还认可，对叶炳生的授权延及其作为法定代表人的东坤公司。

　　2005年3月4日，戴高楠鉴于自己不具备独立实施专利的条件，以普通实施许可的方式，在专利有效期内免费许可其作为股东的亘古公司实施本项专利。

　　再查明，2006年5月9日，戴高楠申请江苏省南京市公证处对东坤公司网站采取证据保全措施，并打印相关内容共计13页，制作成(2006)宁证内民字第3390号公证书一份。其中，在“资质证明”登载涉讼专利证书的专利权人栏标注：东南大学，戴高楠。同时，网站上登载“东南大学南京东坤科技有限公司声明”，内容为：“我公司研制生产的FCY型系列粉仓粉位监测系统(又称料仓料位仪)是由三个专利拼成的国家专利产品。其测量原理是国家唯一的发明专利，产品的知识产权和生产制造权从未转让，也未委托其他单位制造(或合作生产)。市场上署名的FCY系列料(粉)位仪，非东南大学南京东坤科技有限公司的署名单位，都是仿造或伪造的侵权行为。请各用户区分，特此声明”。该声明以东坤公司和总经理叶炳生名义发布，日期为2005年4月28日。在东坤公司印制的产品宣传册上，封面的署名为“东南大学南京东坤科技有限公司”，产品介绍页落款是“东南大学科技服务中心”和“南京东坤科技有限公司”;第2页登载了三份专利证书的复制件，其中99114567.4号专利专利权人栏标注为“东南大学(叶炳生)”。[page]

　　一审法院认为：

　　戴高楠与亘古公司具备本案主体资格。理由是：戴高楠与亘古公司依据《反不正当竞争法》提出不正当竞争纠纷的起诉，首先应符合该法所规定的经营者的主体资格。换言之，戴高楠与亘古公司诉称的不正当竞争行为应对具有竞争关系的经营者产生利益上直接或间接的损害。另外，《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《最高法院技术合同案件解释》)第二十一条规定：“技术开发合同当事人依照合同法的规定或者约定自行实施专利或使用技术秘密，但因其不具备独立实施专利或者使用技术秘密的条件，以一个普通许可方式许可他人实施或者使用的，可以准许”。本案中，专利权人戴高楠作为一个自然人，难以实施作为大型燃煤炉炉顶煤粉仓位测量装置的涉讼专利，因而将该专利以普通实施许可的方式许可其作为股东的亘古公司实施，可以准许。因此，戴高楠与亘古公司在实施许可合同中具有共同的利益关系，实际上亦构成共同实施专利。因此，戴高楠和亘古公司具有本案主体资格。

　　东坤公司在宣传册中将涉讼专利证书的专利权人“东南大学、戴高楠”改变为“东南大学(叶炳生)”,以及在网页上发表声明的行为构成不正当竞争。理由是：东坤公司在其产品宣传册中擅自将涉讼专利证书的专利权人“东南大学、戴高楠”改变为“东南大学(叶炳生)”，使得亘古公司实施该项专利的权利来源受到质疑。即便在叶炳生名字上加括号，依然不能掩盖用叶炳生替代戴高楠作为涉讼专利专利权人的事实。兼之，东坤公司在网页上声明：“FCY型系列粉仓粉位监测系统(又称料仓料位仪)……的知识产权和生产制造权从未转让，也未委托其他单位制造(或合作生产)。市场上署名的FCY系列料(粉)位仪，非东南大学南京东坤科技有限公司的署名单位，都是仿造或伪造的侵权行为”，更可能误导亘古公司的客户或者潜在客户认为该公司生产的产品为侵犯他人专利权的产品，并可能选择东坤公司的产品，否定戴高楠和亘古公司实施涉讼专利的合法性，从而损害亘古公司的合法权益。虽然东坤公司获得许可生产涉讼专利产品在涉讼专利授权之前，但东坤公司理应认识到并非仅其一家有权实施涉讼专利，在进行宣传和发布相关声明时，不应有意改变共同专利权人的署名，并武断地排除另一共同专利权人的相关权益。故东坤公司的上述行为构成“捏造、散布虚假事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉”的不正当竞争。

　　东南大学不应承担共同侵权责任。现有证据表明，改变专利证书和发表声明的行为，均系东坤公司在其宣传册和网页上所为，并无证据表明东南大学共同实施了上述行为，也无证据表明东南大学授意或认可上述行为。因此，戴高楠、亘古公司要求东南大学应与东坤公司承担共同侵权责任，法院不予支持。

　　戴高楠、亘古公司请求收回销毁侵权宣传册，法院认为，按一般市场惯例，因宣传册的发放具有随机性，完全收回客观上应无法实现，且判令停止侵权行为已可阻却侵权行为的进一步发生，因此，对该诉讼请求法院不予支持。

　　戴高楠、亘古公司在诉讼请求中还要求“在网站上公开赔礼道歉，内容与原侵权的声明同版面、同大小、同时间长度，以消除影响”。法院认为：由于东坤公司的行为对戴高楠涉讼专利权人的身份造成误导，兼以对亘古公司的商业信誉、商品声誉造成了损害，理应承担赔礼道歉、消除影响的民事责任。但因现有证据无法查明东坤公司刊登声明的具体时间，且刊登致歉声明能够达到赔礼道歉和消除影响的目的，故对致歉方式不作苛责，法院对该诉讼请求不予全部支持。

　　就赔偿的数额，戴高楠、亘古公司未提交相关证据，仅要求法院酌情裁决。法院根据案件实际情况酌情确定赔偿额，考虑因素包括，东坤公司在经营中未遵循诚实信用原则、遵守公认的商业道德的程度;涉讼专利产品可能的利润情况;东坤公司的不正当竞争行为给亘古公司可能带来的市场份额的减少等。对于合理支出费用，戴高楠、亘古公司既未明确数额，也未提交相关证据，故法院对该诉讼请求酌情在赔偿数额中一并考虑。

　　据此，该院依照《中华人民共和国反不正当竞争法》第十四条、第二十条第一款、第二款，以及《最高人民法院关于审理技术合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条的规定，判决：东坤公司立即停止在其宣传册中将涉讼专利证书的专利权人“东南大学、戴高楠”改变为“东南大学(叶炳生)”;停止发表前述不当声明;东坤公司在其网站上发表对戴高楠和亘古公司的致歉声明，以消除影响，内容须经法院审核。刊登的声明须与侵权声明同版面、同大小，并至少保留20日。如逾期不刊登，法院将在《江苏法制报》刊登判决的主要内容，费用由东坤公司承担;东坤公司于判决生效之日起10日内赔偿亘古公司5000元;驳回戴高楠和亘古公司其他诉讼请求。如果未按照判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费3510元、其他诉讼费800元，由东坤公司负担。

　　东坤公司不服一审判决，提起上诉称：一审判决错误认定被上诉人戴高楠、亘古公司具有本案主体资格。理由是：1、《反不正当竞争法》所调整的主体是在市场交易中，从事商品经营或者营利性服务的经营者，只有当经营者的合法权益因其他经营者的不正当竞争行为受到损害时，才有权提起诉讼。本案中，戴高楠并不是《反不正当竞争法》所称的经营者，他只是亘古公司的职员，其从事的经营活动所产生的后果由亘古公司承担法律责任，不能因戴高楠与亘古公司存在专利实施许可关系，具有共同的利益就成为经营者。2、对于所谓的变造专利证书的行为，该行为的本身和后果与亘古公司无关，故亘古公司无权就专利证书变造一事提起诉讼。对于网站上的声明，东坤公司针对市场中出现的不正常现象，从保护自身权益出发，就有关事实向相关的客户进行说明，完全是正当行为，该声明与亘古公司无关。3、一审错误认定戴高楠有权以普通实施许可的方式将共有专利许可给亘古公司实施。因为：根据《最高人民法院关于贯彻执行〈中华人民共和国民法通则〉若干问题的意见(试行)》第89条规定，共同共有人对共有财产享有共同的权利，承担共同的义务。在共同共有关系存续期间，部分共有人擅自处分共有财产的，一般认定无效。戴高楠未经东南大学同意，甚至在未告知东南大学的情况下，擅自将涉案专利技术以普通实施许可的方式免费许可给亘古公司使用，其行为违反了我国法律对共同共有财产关系的法律规定，属于无效行为，亘古公司恶意受让该项专利，其无权生产涉案产品。东坤公司发布声明和改变专利证书的行为不构成不正当竞争。因为，声明的内容并非针对亘古公司，而是针对市场上生产侵权产品的企业。同时，改变专利证书的行为亦与亘古公司无关。综上，请求撤销一审判决，驳回被上诉人的诉讼请求，二审诉讼费由被上诉人负担。[page]

　　被上诉人戴高楠、亘古公司庭审答辩称：一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。理由是：1、戴高楠、亘古公司的主体资格符合法律规定，东坤公司认为戴高楠不能将涉案专利以普通实施许可的方式许可给亘古公司，缺乏法律依据。2、东坤公司的涉案行为是针对我方的不正当竞争行为，损害了我方合法权益，构成不正当竞争。

　　原审被告东南大学庭审中对一审判决不持意见。

　　各方当事人在二审中举证、质证及本院认证情况：

　　上诉人东坤公司在二审中提供以下新证据：“东南大学扬子江自动化仪表制造有限公司”说明书一页。以证明市场上有些企业生产涉案产品，并在宣传中打着东南大学的旗号，损害了东坤公司的合法权益，涉案声明是针对上述类似企业，故东坤公司的涉案行为不构成不正当竞争。

　　被上诉人戴高楠、亘古公司在二审中提供以下新证据：

　　1、2005年12月19日南京市工商行政管理局栖霞分局处罚决定书;

　　2、2007年5月25日东坤公司提交给南京市知识产权局答辩书。

　　上述证据以证明上诉人东坤公司承认其实施了不正当竞争行为。

　　原审被告东南大学在二审中未提供新证据。

　　对于东坤公司提供的证据，被上诉人戴高楠、亘古公司认为不属于二审新的证据，不同意质证。

　　对于戴高楠、亘古公司提供的证据，上诉人东坤公司认为，证据1处罚决定书形成于一审判决之前，是否属于二审新的证据由法院决定。证据2答辩书形成于一审判决之后，可以作为二审新的证据。

　　本院认为：上诉人东坤公司提供的说明书、被上诉人戴高楠、亘古公司提供的证据1处罚决定书可能影响到本案事实的认定，证据2答辩书形成于一审判决之后，故上述证据均可以作为二审新的证据，纳入二审庭审质证范围。

　　被上诉人戴高楠、亘古公司对上诉人提供的一页说明书真实性有异议。上诉人东坤公司对被上诉人提供的处罚决定书和答辩书的真实性无异议，但认为不能证明上诉人认可其实施了不正当竞争行为。

　　本院认为：对于上诉人东坤公司提供的说明书，被上诉人对其真实性有异议，且从该页说明书上不能反映其制作时间及制作单位，故对其真实性不能确认。对于被上诉人戴高楠、亘古公司提供的处罚决定书和答辩书，上诉人对其真实性无异议，故对其真实性予以确认。而处罚决定书和答辩书仅能证明东坤公司因其在宣传中涂改专利权人戴高楠姓名被工商机关予以处罚，以及东坤公司对戴高楠在南京市知识产权局请求处罚东坤公司提出异议，故上述证据不能作为认定东坤公司认可其存在不正当竞争行为的证据使用。

　　当事人在二审中主要争议焦点是：1、被上诉人戴高楠和亘古公司是否具备本案诉讼主体资格;2、上诉人东坤公司在网站上发布声明以及在宣传册上更改专利证书的行为是否构成不正当竞争。

　　二审庭审中，各方当事人对一审查明的事实无异议，故对一审查明的事实予以确认。

　　围绕争议焦点，结合案件事实，本院认为：

　　 戴高楠与亘古公司具备本案诉讼主体资格。理由是：

　　1、《反不正当竞争法》第二条规定，本法所称的经营者，是指从事商品经营或者营利性服务的法人、其他经济组织和个人。即只要参与或者从事市场活动的法人、其他经济组织或个人均属于经营者。换言之，经营者是从事或参与市场活动者。本案中，戴高楠是涉案专利权利人之一，其通过亘古公司实施涉案专利，与亘古公司共同获得经济利益，由此可见，戴高楠实施了参与市场活动的行为，符合《反不正当竞争法》所称的竞争者，具备本案诉讼主体资格。一审认定戴高楠具备诉讼主体资格正确，本院予以支持。上诉人东坤公司关于戴高楠不是经营者，不具备诉讼主体资格的主张缺乏法律依据，本院不予支持。

　　2、《最高法院技术合同案件解释》第二十一条规定，技术开发合同当事人依照合同法的规定或者约定自行实施专利或使用技术秘密，但因其不具备独立实施专利或者使用技术秘密的条件，以一个普通许可方式许可他人实施或者使用的，可以准许。就本案而言，涉案专利系东南大学和戴高楠共有，双方对如何实施共有专利未作出约定，而专利权人戴高楠为自然人，其本身不具备独立实施涉案燃煤锅炉煤粉仓粉位在线测量装置发明专利的条件，其以普通许可方式许可亘古公司实施该项专利，不违反法律规定，故该实施许可行为有效，亘古公司有权实施该项专利技术。由于亘古公司和东坤公司均在其生产的产品中使用涉案发明专利技术，故亘古公司与东坤公司具有竞争关系，亘古公司有权提起诉讼。一审认定亘古公司具备诉讼主体资格正确，本院予以支持。

　　上诉人东坤公司称：戴高楠许可亘古公司实施专利的行为无效，亘古公司无权生产涉案产品。亘古公司不是专利权人，东坤公司改变证书的行为与其无关，声明是针对市场上生产侵权产品的其他企业，该声明与亘古公司无关。故亘古公司不是本案适格诉讼主体。对此，本院认为：1、《最高法院技术合同案件解释》对专利实施涉及的相关问题作出明确规定，如上所述，戴高楠与亘古公司之间的普通实施许可协议有效，故上诉人东坤公司关于戴高楠的许可行为无效的主张不能成立，本院不予支持。2、亘古公司与东坤公司均在其产品中使用涉案专利技术，东坤公司实施的涉案行为有可能损害亘古公司的合法竞争利益，故上诉人东坤公司关于涉案被控侵权行为与亘古公司无关的主张缺乏法律依据，本院不予支持。

　　上诉人东坤公司在网站上发布声明以及在宣传册中更改专利证书的行为构成不正当竞争。理由是：

　　《反不正当竞争法》第十四条规定，经营者不得捏造、散布虚伪事实，损害竞争对手的商业信誉、商品声誉。本案中，上诉人东坤公司在网页上声明称，其产品的测量原理是国家唯一的发明专利，产品的知识产权和生产制造权从未转让。市场上署名的FCY系列料(粉)位仪，非东坤公司署名的产品都是仿造或伪造的。该声明内容会使相关公众误认为只有东坤公司有权实施该发明专利，亘古公司生产的涉案发明专利产品是侵权产品，东坤公司的上述行为损害了亘古公司的商业信誉，也侵犯了戴高楠的合法权益。同时，上诉人东坤公司在其宣传册中擅自将涉案发明专利证书的专利权人“东南大学、戴高楠”改变为“东南大学(叶炳生)”，该行为亦会使相关公众误认为戴高楠不是涉案发明专利的专利权人，亘古公司无权实施该项专利技术，故东坤公司改变证书的行为损害了戴高楠和亘古公司的合法权益。综上，上诉人东坤公司发布声明及更改专利证书的上述行为构成不正当竞争。一审判决上诉人东坤公司构成不正当竞争正确，本院予以支持。[page]

　　上诉人东坤公司称：上诉人发布的声明属实，是针对市场上仿冒企业的行为，并非针对亘古公司，其不知道戴高楠许可亘古公司生产涉案产品。同时，上诉人改变专利证书的行为亦与亘古公司无关，故东坤公司的涉案行为不构成不正当竞争。对此，本院认为：1、涉案专利是共有专利，东坤公司在发布可能涉及共有人权利的内容时应尽到一定的注意义务，不能以其不知道戴高楠许可亘古公司实施涉案专利而主张其发布的声明内容合法。2、东坤公司发布的声明内容涉及市场上生产涉案产品的企业，包括亘古公司和其他同类企业。即使市场上存在侵权行为，东坤公司也不能以此为由排除亘古公司合法生产涉案产品的权利。3、亘古公司通过普通实施许可的方式合法获得涉案发明专利的使用权，而东坤公司将专利证书上专利权人戴高楠的名字去掉，不仅损害戴高楠的权益，也损害了被许可人亘古公司的合法权益，故上诉人东坤公司关于更改专利证书行为与亘古公司无关的主张缺乏法律依据。综上，上诉人东坤公司关于其不构成不正当竞争的主张缺乏事实和法律依据，本院不予支持。

　　由于上诉人东坤公司实施了不正当竞争行为，其应承担停止侵权、赔偿损失等法律责任，一审判决东坤公司停止侵权行为、刊登致歉声明，并赔偿亘古公司5000元并无不当，本院予以支持。

　　综上，上诉人东坤公司的上诉理由不能成立，本院不予支持。一审判决认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十三条第一款第(一)项的规定，判决如下：

　　驳回上诉，维持原判。

　　二审案件受理费3510元，由上诉人东坤公司负担。

　　本判决为终审判决。

　　审　判　长　张婷婷

　　审　判　员　徐美芬

　　代理审判员　曹美娟

　　二○○七年十月十日

　　书　记　员　黄 茜